Come registrare un Marchio

In ambito italiano, e più in generale nell’Unione Europea, l’ostacolo da superare per chi crea un marchio e vuole blindarlo a livello legale è costituito dalla registrazione. Si deposita quindi una domanda di marchio presso l’ufficio di interesse (UIBM per l’Italia, EUIPO per l’Unione Europea), l’ufficio effettua un esame del marchio per verificare che lo stesso non sia descrittivo, generico od offensivo, e successivamente la domanda di marchio viene pubblicata per consentire ad eventuali terzi interessati di presentare opposizione.

In altri registri (ad esempio USA e Cina) il marchio, prima di essere pubblicato, viene esaminato dagli uffici locali anche confrontandolo con i marchi anteriori di terzi. In seguito, rimane per i terzi interessati la possibilità di presentare opposizione.

Cancellazione di un Marchio: come funziona

Tutti gli ordinamenti prevedono un onere d’uso per il titolare del marchio registrato. C’è quindi un periodo successivo alla registrazione (generalmente di cinque anni, che diventano tre in alcune giurisdizioni, ad esempio in Cina) decorso il quale il marchio, se non utilizzato, può subire un’azione di cancellazione da parte di terzi. Chi avvia un’azione di cancellazione per non uso deve fornire, in molti ordinamenti, un principio di prova a sostegno delle proprie rivendicazioni (la prova completa del mancato uso altrui non essendo logicamente possibile, come in tutti i casi di probatio diabolica).

L’onere d’uso nell’ordinamento USA

Negli Stati Uniti l’onere d’uso del marchio non solo esiste, ma è sensibilmente rafforzato rispetto ad altri Registri di pari importanza.

Già al momento del deposito della domanda negli USA, infatti, al richiedente viene chiesto di dichiarare se il marchio sia già in uso (base “use in commerce”) o se ci sia solo un’intenzione d’uso (base “intent-to-use”). In alcuni casi (deposito basato su marchio registrato all’estero; deposito internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid) la questione dell’uso del marchio non si pone prima della registrazione, ma l’onere scatta comunque una volta decorsi tre anni dalla registrazione stessa.

I titolari di marchi registrati negli USA hanno ben presente la necessità di confermare di tanto in tanto che i loro marchi continuano ad essere utilizzati in loco. Viene infatti richiesta per ogni marchio una dichiarazione d’uso tra il 5° e il 6° anno dalla registrazione, poi alla scadenza del decennio e ad ogni rinnovo decennale.

Prove d’uso: cosa sono e come funzionano

Ad ogni dichiarazione d’uso va allegata almeno una prova d’uso per ogni classe merceologica coinvolta. Le prove d’uso a cui di solito si fa ricorso consistono in foto dei prodotti o dei loro imballaggi così come venduti negli USA, e l’attività di raccolta delle prove negli ultimi anni è stata agevolata dalla pratica dell’e-commerce, che consente di far vedere che il marchio compare sui prodotti in vendita (anche se non in negozi “fisici”) nel mercato USA. La raccolta di prove d’uso per le classi merceologiche dei servizi è, per i motivi che si possono immaginare, più complicata, e anche in questo caso il sito Internet aziendale, se ha una versione in inglese e se le attività fanno in qualche modo riferimento agli USA, può aiutare.

Le novità legislative per le imprese titolari di un Marchio in USA

Il continuo controllo sull’uso con le modalità sopra descritte risponde all’esigenza di liberare il registro dai marchi non utilizzati, tenendo conto di uno scenario in cui creare un marchio che non sia già stato protetto da altri diventa sempre più difficile.

In questo contesto si colloca un recente intervento legislativo (Trademark Modernization Act), in vigore dalla fine del 2021 ma entrato nel vivo solo in questi ultimi mesi, che facilita la cancellazione (totale o parziale) dei marchi non utilizzati dal registro tenuto dall’USPTO. Tale facilitazione è principalmente dovuta all’introduzione di due nuovi procedimenti:

• rimozione (expungement proceeding) che riguarda l’ipotesi di marchio mai utilizzato nel commercio ed è limitata ai casi in cui la base per il deposito sia “use in commerce”, registrazione estera o Protocollo di Madrid; il termine per l’avvio della procedura è tra i 3 e i 10 anni dalla data di registrazione;
• riesame (re-examination proceeding) che riguarda l’ipotesi di marchio non ancora utilizzato nel commercio ad una certa data (quella di deposito per la base “use in commerce” o quella dello “Statement of Use” per la base “intent-to-use”); questa procedura deve essere avviata entro 5 anni dalla data di registrazione.

In entrambi i casi è interessante notare come la procedura possa essere avviata non solo da un terzo interessato, ma anche dallo USPTO d’ufficio (director-initiated proceeding). Per le procedure avviate ad istanza di parte sarà necessario allegare almeno un principio di prova che non potrà però consistere in una semplice dichiarazione, ad esempio relativa al fatto che è stata effettuata un’attività investigativa e che l’uso del marchio non è stato rilevato, ma che dovrà rendere note anche le singole attività effettuate (ad esempio specificando in quali siti Internet e in quali negozi fisici sia stata effettuata la ricerca con esito negativo, e quali siano le chiavi di ricerca utilizzate).

I dati aggiornati all’inizio di marzo 2024 mostrano come in poco più di 2 anni siano stati avviati circa 3.000 procedimenti di rimozione e di riesame, e come circa il 40% di tali procedimenti sia stato avviato d’ufficio dallo USPTO. C’è ormai una casistica consolidata e una tendenza che mostra un aumento dell’utilizzo dei due nuovi procedimenti, quindi anche le imprese italiane dovranno tenere conto di questa tendenza nei loro prossimi depositi.

Mancato uso: le casistiche principali

Tra i casi più ricorrenti in cui si è ritenuto che l’uso del marchio non fosse stato dimostrato (per l’intera lista dei prodotti/servizi o per alcuni prodotti/servizi originariamente elencati) abbiamo:

• assenza del marchio dai siti di e-commerce più importanti;
• presenza del marchio nei siti di e-commerce ma impossibilità di acquisto dei prodotti da un indirizzo situato negli USA;
• esemplare del marchio registrato diverso da quello che compare nel sito Internet dell’azienda e/o nei siti di e-commerce in cui i prodotti di riferimento sono venduti;
• titolare non presente nel mercato USA e assenza di distributori locali;
• cancellazione dello stesso marchio per mancato uso nel paese di origine;
• il fatto che il marchio sia dichiarato “in vendita” nei siti Internet dedicati alla compravendita di marchi registrati.

Come difendersi

Al titolare del marchio viene concesso un termine per difendersi nella procedura e provare che il marchio è stato utilizzato, contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente. Le prove d’uso, oltre a riguardare gli esatti prodotti che sono oggetto di contestazione, dovranno dimostrare che l’uso è avvenuto negli Stati Uniti. Tali prove possono essere ricavate anche dal sito Internet aziendale, e in quel caso sarà opportuno sia verificare che il marchio che compare sul sito coincida con quello registrato negli USA, sia dimostrare che i contenuti del sito comportano una vera e propria offerta nel mercato statunitense dei prodotti o servizi coinvolti.

In conclusione è quindi consigliabile, per evitare problemi con i distributori e con i clienti in ambito USA, depositare il marchio che verrà poi effettivamente utilizzato in quel mercato, e collegarlo ad una lista di prodotti o servizi realistica e della quale si possa dimostrare l’uso. Le procedure in materia di marchi sono più articolate e più costose delle corrispondenti procedure europee: ecco perché è sempre opportuno che l’approccio, quando gli USA sono coinvolti, sia mirato e più rigoroso di quello che si adotta in altre giurisdizioni.