TEMPI NERI PER IL ROSSO

Articolo pubblicato in Bugnion News n.27 (Marzo 2018)

Non è una novità che la moda costituisca uno dei pilastri dell’economia mondiale ed in questo specifico settore il brand gioca un ruolo determinante per il successo delle aziende. Il brand è infatti molto più di un’etichetta che identifica i prodotti, è un insieme di valori, è una chiave di marketing, è emozione per il consumatore, è un’icona unica e inimitabile.
A poco più di una settimana dalla chiusura della fashion week di Milano arrivano -forse- brutte notizie per una tra le più note case di moda d’Oltralpe e per l’icona che ne ha caratterizzato il successo.
Lo stilista Christian Louboutin e la propria maison Société Louboutin SAS rischia infatti di vedere annullato il noto marchio di forma costituito dalla suola di calzature di colore rosso che oggi rappresenta indubbiamente un fashion symbol riconoscibile e apprezzabile da chiunque in ogni parte del mondo.
Veniamo ai fatti: dopo numerose azioni intraprese con successo nel corso degli anni, anche contro noti marchi della moda e del lusso mondiale, nel 2012 Louboutin, azionava il proprio marchio di forma nei confronti del concorrente Van Haren Schoenen BV, chiedendo al Tribunale dell’Aia- Paesi Bassi- di accertare la contraffazione del proprio marchio a fronte della immissione in commercio di scarpe con la suola rossa da parte della società olandese.
La società citata in giudizio si difendeva chiedendo che venisse accertata la nullità del marchio azionato poiché costituito da una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto e, di conseguenza, non idoneo alla protezione come marchio di impresa.
Il Tribunale dell’Aia aveva quindi sospeso la causa pendente, richiedendo l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) per chiarire se il concetto di “forma” potesse essere considerato connesso non unicamente alle caratteristiche tridimensionali del prodotto, quali contorni, dimensione e volume, ma potesse ricomprendere anche altre caratteristiche quali, ad esempio, il colore.
Come noto, possono costituire oggetto di registrazione di marchio dell’Unione Europea tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare. Tale norma è presente, mutatis mutandis, nelle normative nazionali.
L’art. 3, paragrafo 1, lettera e) punto iii) della Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, prevede tuttavia l’esclusione dalla registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto.
Il marchio registrato da Christian Louboutin è così descritto “Il marchio è costituito dal colore rosso (codice Pantone n°18.1663TP) applicato sulla suola di una calzatura come rappresentato (il contorno della calzatura non è parte del marchio, ma ha lo scopo di mettere in evidenza l’ubicazione del marchio), come da rappresentazione

Chiamato ad esprimere la propria opinione dal Tribunale dei Paesi Bassi, l’Avvocato Generale della CGUE ha confermato che il marchio in questione non può dirsi costituito unicamente dal colore rosso, ma piuttosto da un colore connesso ad una specifica forma. L’Avvocato Generale ha infatti ritenuto che, seppure il marchio in esame sia inteso a tutelare un colore determinato, tale tutela non è rivendicata in astratto -ricadendo quindi nella fattispecie di marchio di colore-, ma per l’applicazione del colore rosso alla suola di una scarpa con tacco alto. Ne deriva che il marchio in esame è costituito dalla forma del prodotto che rivendica un colore in relazione alla forma.
Assunto quanto sopra, l’altro aspetto fondamentale è quindi quello di determinare se tale colore rosso connesso alla forma della suola, sia tale da dare un valore sostanziale al prodotto ed essere quindi escluso dalla registrazione come marchio di impresa in quanto rientrante nel divieto di cui l’art. 3, paragrafo 1, lettera e) punto iii).
Ebbene, l’Avvocato Generale ha ritenuto necessario specificare che la forma che da un valore sostanziale al prodotto verte sul valore intrinseco della forma stessa e non deve tener conto dell’attrattiva esercitata dal prodotto derivante dalla reputazione del marchio o dal suo titolare. In altre parole, se l’impedimento alla registrazione di un marchio connesso alla mancanza di distintività del segno, può essere sanato a fronte di un intenso uso che abbia portato una acquisita riconoscibilità di tale segno da parte del pubblico, nel caso di un marchio la cui forma da un valore sostanziale al prodotto, tale condizione di acquisita validità non risulta applicabile.

La ratio della norma è infatti quella di impedire la creazione di monopoli anticoncorrenziali riconoscendo una tutela perpetua su caratteristiche essenzialmente estetiche del prodotto, tutelabili -come tali- attraverso altre privative.

Nella valutazione della nozione di “forma che da un valore sostanziale al prodotto” esercita infatti un ruolo fondamentale il consumatore che riconosce nella forma, o nel caso in esame nel colore applicato alla forma, un elemento attrattivo rispetto al prodotto tale da indirizzare le proprie scelte di acquisto. Non è quindi ipotizzabile che un vantaggio di tale natura possa essere riservato ad un unico operatore economico.

La posizione di Louboutin era stata quella di sostenere che la nozione di segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto non può comprendere i marchi di posizione che non sono costituiti da uno specifico modello, bensì possono essere apposti su diversi modelli non essendone definiti i contorni. L’Avvocato Generale, pur prendendo in considerazione anche tale ipotesi, ha comunque confermato che anche il marchio di posizione non sia tale da escludere l’applicabilità dell’impedimento alla registrazione o del motivo di nullità previsto.

Peraltro, il nuovo Regolamento dell’Unione Europea ha chiarito che gli impedimenti assoluti alla registrazione -ovvero motivi di nullità- relativi alla forma che da un valore sostanziale al prodotto sono estesi anche ad altre caratteristiche del prodotto stesso.
Sebbene le considerazioni dell’Avvocato Generale non siano vincolanti, le stesse potrebbero orientare il giudizio della Corte di Giustizia UE minando fortemente il diritto di esclusiva riconosciuto da tempo alla casa di moda francese. E’ indubbio che la suola rossa di Louboutin rimarrebbe sempre comunque un’icona della moda ma -purtroppo-non più un diritto di esclusiva.