Articolo pubblicato in Bugnion News n.28 (maggio 2018)

E’ noto che, affinché una frazione nazionale di un brevetto europeo venga dichiarata nulla, è possibile promuovere un’azione giudiziale davanti al tribunale nazionale competente.

E’ noto anche che, entro 9 mesi dalla data di concessione, chiunque può depositare un’opposizione contro la concessione di un brevetto europeo, davanti all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO). L’opposizione è una procedura amministrativa, sicuramente più semplice e meno costosa rispetto ad un’azione giudiziale di nullità, che può concludersi con la revoca del brevetto europeo, oppure con il suo mantenimento in una forma modificata, o ancora con il rigetto dell’opposizione stessa.

Meno noto, o forse semplicemente meno utilizzato, è il deposito di osservazioni di terzi previsto dall’art. 115 della Convenzione sul Brevetto Europeo. Secondo tale articolo, i terzi possono, dopo la pubblicazione di una domanda di brevetto europeo, depositare osservazioni concernenti la brevettabilità di un’invenzione alla quale la domanda o il brevetto che ne deriva si riferiscono.
Il deposito di osservazioni da parte di terzi è estremamente semplice e non è soggetto al pagamento di tasse. Può avvenire in forma anonima, oppure indicando il nome del depositante (che può anche essere il mandatario, qualora non si voglia esplicitamente citare il soggetto a cui dà fastidio la domanda di brevetto europeo).

Le osservazioni possono riguardare tutti i motivi di nullità invocabili in caso di opposizione (ossia mancanza di novità, mancanza di attività inventiva, insufficiente descrizione, aggiunta di materia nuova rispetto al contenuto iniziale della domanda di brevetto, invenzione in un campo escluso dalla brevettabilità), e possono anche concernere la mancanza di chiarezza, su cui non si può invece fare affidamento in sede di opposizione o durante un’azione giudiziale di nullità.

I documenti depositati dai terzi, e le relative argomentazioni sulla (in)validità della domanda di brevetto, sono consultabili da chiunque e vengono trasmessi al titolare della domanda di brevetto. E’ inoltre previsto che l’esaminatore esprima i propri commenti sulla rilevanza delle osservazioni di terzi in una comunicazione indirizzata al titolare della domanda di brevetto, a patto che la procedura di esame non sia già conclusa da un punto di vista sostanziale.

Un motivo per cui talvolta si sconsiglia il deposito di osservazioni di terzi è che in questo caso, a differenza di quanto accade per un’opposizione, chi presenta le osservazioni non diventa parte attiva nella procedura di esame pendente davanti all’EPO. La procedura di esame continua ad interessare due soli interlocutori, ossia il titolare della domanda di brevetto e l’esaminatore, e il terzo che ha depositato le osservazioni rimane uno spettatore esterno, che può solo seguire passivamente l’andamento della procedura di esame.
Per questa ragione, il deposito di osservazioni di terzi è generalmente da evitare quando le osservazioni si basano su documenti la cui datazione o il cui contenuto possono generare dubbi, come accade nel caso di divulgazioni anteriori tramite uso, vendita, esposizione in fiera e simili. In questi casi, è opportuno far valere la nullità del brevetto tramite un’opposizione o un’azione giudiziale, in cui il terzo diventa parte attiva ed ha la possibilità di intervenire più volte a supporto delle proprie argomentazioni.

Quando però le obiezioni si basano su documenti brevettuali, la cui datazione ed il cui contenuto sono incontestabili, depositare osservazioni prima della concessione del brevetto europeo può aiutare l’EPO a non concedere brevetti invalidi, la cui nullità dovrebbe altrimenti essere dimostrata dopo la concessione con sforzi significativamente maggiori.

E’ da sottolineare che, qualora le osservazioni di terzi siano argomentate e non anonime, l’EPO si impegna ad emettere la successiva comunicazione entro tre mesi dalla data di ricezione delle osservazioni. Il deposito di osservazioni di terzi costituisce quindi uno strumento per “risvegliare” domande di brevetto europeo per così dire “dormienti”, sulle quali da mesi – se non da anni – si attende una pronuncia dell’esaminatore.

E qualora la domanda di brevetto sia una domanda internazionale (PCT) per cui non è ancora stato effettuato l’ingresso nelle fasi nazionali/regionali?
Il deposito di osservazioni di terzi è in questo caso possibile fino al termine di 28 mesi dalla data di priorità, e può basarsi su documenti anteriori considerati rilevanti al fine di valutare la novità o l’attività inventiva dell’invenzione rivendicata.
Le osservazioni devono essere depositate davanti all’International Bureau of WIPO, che provvederà ad inviare la relativa documentazione al titolare della domanda di brevetto. Quest’ultimo ha la facoltà di esprimere i suoi commenti entro 30 mesi dalla data di priorità.
Le osservazioni di terzi vengono inoltre trasmesse agli uffici nazionali designati, che possono tenerne conto nelle fasi nazionali/regionali. Questo costituisce probabilmente uno degli aspetti più interessanti del deposito di osservazioni di terzi per una domanda di brevetto internazionale. Con un unico atto nella fase internazionale, è infatti possibile far pervenire le osservazioni ad una pluralità di uffici nazionali designati, anche nel caso in cui le corrispondenti legislazioni nazionali non prevedano che i terzi possano commentare sulla brevettabilità dell’invenzione oggetto di una domanda di brevetto, oppure consentano il deposito di osservazioni di terzi entro ristretti limiti temporali.

Riassumendo, il deposito di osservazioni di terzi può rivelarsi un utile strumento per impedire, in modo semplice e relativamente poco costoso, la concessione di brevetti non validi. E’ pertanto consigliabile monitorare periodicamente le pubblicazioni di domande di brevetto (soprattutto europeo e PCT) di concorrenti, così da poter intervenire tempestivamente in eventuali casi critici.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2018