Come previsto dalle misure del “Decreto Crescita” (Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019) che disciplinano la modifica degli Articoli 55 e 160 del Codice della Proprietà Industriale, è ora possibile designare ed eleggere direttamente l’Italia in una domanda di brevetto internazionale PCT depositata a partire dal 1° luglio 2020, scegliendo per quest’ultima di entrare nella fase nazionale italiana, senza passare per la fase regionale europea.

Si tratta di una procedura completamente nuova che il legislatore ha proposto come alternativa all’attuale sistema di protezione, che prevedeva finora la possibilità di ottenere un brevetto in Italia da PCT solo a seguito dell’esame e della concessione di un brevetto europeo (quest’ultima possibilità continuerà ad esistere).

I termini per l’ingresso diretto in Italia sono di trenta mesi a partire dalla data di deposito del PCT o dalla data di priorità, se rivendicata. Inoltre, per perseguire la fase nazionale (“national route”) italiana sarà necessario depositare una traduzione dell’intero testo della domanda internazionale in italiano al momento dell’ ingresso o, al più tardi, entro due mesi dall’ingresso.

Al momento dell’ingresso, sarà possibile scegliere di entrare in Italia come brevetto di invenzione o come modello di utilità. Nel primo caso, dopo le verifiche amministrative, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) sottoporrà la domanda ad un esame sostanziale basato sul rapporto di ricerca (ISR) o di esame preliminare (IPER) internazionale, a cui sarà possibile replicare, eventualmente presentando emendamenti per la procedura nazionale.

Attualmente, invece, l’esame sostanziale dei brevetti italiani derivanti da PCT è demandato all’Ufficio Brevetti Europeo (EPO), che ne decreta la concessione o meno, mentre in Italia viene eseguita solo una regolarizzazione formale del testo come brevetto di invenzione.

La scelta di entrare direttamente  nella fase nazionale italiana comporta vantaggi e svantaggi rispetto alla scelta di entrare nella fase regionale europeache dovranno essere soppesati in funzione della strategia di tutela che si intende perseguire.

Una considerazione importante è che la fase nazionale italiana preclude a terzi, ad esempio a concorrenti, la possibilità di attuare una procedura di opposizione presso l’EPO : ai terzi  rimarrebbe quindi come unica strada per invalidare il brevetto quella offerta dai Tribunali italiani.

D’altro canto, è anche necessario tenere in considerazione che non tutti i paesi europei prevedono l’opzione della fase nazionale: pertanto, per ottenere una tutela dell’invenzione anche in altri Stati, sarà comunque necessario passare per la fase regionale europea.  In tal caso, si deve tenere conto del fatto che una scelta “ibrida”, cioè con il ricorso sia alla procedura nazionale che alla procedura europea, potrebbe condurre poi a privative leggermente disallineate in termini di ambito di protezione, dato che l’esame verrebbe condotto da uffici differenti.

In ogni caso, il nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore può essere considerato come una valida alternativa per la tutela delle invenzioni dei Richiedenti particolarmente interessati al mercato italiano o a selezionati mercati europei.

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