Articolo pubblicato in Bugnion News n.11 (Luglio 2015)

Nonostante il nostro Paese sia ricco di creatività e non manchi certo agli imprenditori italiani il senso estetico nella ricerca e definizione di nuovi prodotti, la tutela dei design che serve proprio a proteggere l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, rimane ancora uno strumento poco utilizzato, forse per il timore dei forti investimenti necessari per proteggere il design all’estero.
D’altra parte il Sistema dell’Aja concernente la registrazione di design internazionale, esistente già dal 1934, è stato sempre poco utilizzato dalle imprese italiane che evidentemente non riscontravano, nei Paesi Contraenti, mercati di particolare interesse commerciale.
Tale situazione potrebbe oggi cambiare grazie all’ingresso, dallo scorso 13 maggio 2015, di due importanti nazioni: Giappone e Stati Uniti, che, insieme alla Corea del Sud, entrata già dal luglio 2014, rendono il sistema di registrazione di modello internazionale un interessante strumento per la tutela delle forme dei prodotti all’estero.
Il Sistema dell’Aja è oggi costituito da due trattati internazionali: Accordo dell’Aia (o 1960 Act) e Accordo di Ginevra (o 1999 Act). Come i più noti e utilizzati Sistema di Madrid per i Marchi e PCT (Patent Cooperation Treaty) per i Brevetti, il Sistema dell’Aja permette, con una sola domanda di registrazione, di richiedere la tutela di modelli industriali in più Paesi o Regioni, a scelta tra quelli che aderiscono al Trattato.
Essendo un sistema chiuso, la possibilità di richiedere una registrazione di modello internazionale è data solamente ai soggetti che abbiano un collegamento nel territorio di uno degli Stati contraenti in virtù di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, oppure, un domicilio, oppure, la nazionalità; inoltre, solo per Paesi dell’Atto di Ginevra, abbiano nello Stato contraente una abituale residenza.
La registrazione di design internazionale equivale, ai fini della protezione, alla registrazione di domande nazionali in tutti gli Stati designati nella domanda di deposito internazionale.
Le procedure di registrazione internazionale hanno numerosi vantaggi, non solo di natura economica ma anche di semplificazione della procedura di deposito dovendo interfacciarsi, almeno per la prima fase, con un unico Ufficio: l’OMPI.
Uno dei vantaggi che potrebbe valere la scelta della registrazione attraverso il Sistema dell’Aja è dato dal fatto che le domande internazionali sono pubblicate circa sei mesi dopo il deposito e da quel momento il titolare del design depositato può usufruire dei diritti provvisori su tale design, ovvero dell’opportunità di richiedere danni in caso di contraffazione del proprio modello già dalla data di pubblicazione ma prima dell’accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio locale.
Tale condizione è particolarmente interessante per Paesi quali gli Stati Uniti in cui il deposito in via diretta non prevede la pubblicazione delle domande prima del loro accoglimento.
Purtroppo alcuni vantaggi forniti dalla registrazione internazionale potrebbero essere attenuati dalla rigidità di alcuni Uffici delle Parti contraenti ai quali viene lasciata la libertà di applicare le peculiarità della propria legge nazionale.
Così, ad esempio, se la procedura internazionale permette di registrare contemporaneamente fino a 100 modelli, gli Stati Uniti mantengono il principio di unitarietà del design, richiedendo quindi quale, tra i modelli depositati nella domanda multipla, si dovrà considerare oggetto di protezione.
Il Giappone, d’altra parte, ammette la richiesta di protezione per un design multiplo, contrariamente a quanto previsto in via nazionale diretta, ma in seguito suddivide le domande in tante quante sono i disegni richiesti.
Alla luce delle prime valutazioni sulle direttive espresse dagli Uffici giapponese e statunitense, appare ancora difficile valutare l’effettiva convenienza nell’utilizzare il design internazionale per designare tali Stati, il consiglio è quindi quello di valutare la possibilità di utilizzare tale strumento caso per caso, facendo attenzione ai trabocchetti che potrebbero manifestarsi.

© BUGNION S.p.A. – Luglio 2015