LEGGE “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti” del 3 novembre 2016, n. 214, in vigore dal 25 Novembre 2016

A seguito della ratifica dell’Italia sull’Accordo del Tribunale Unificato dei brevetti è stata approvata una legge che introduce alcune modifiche alle normative sopra citate in linea con quanto istituito dall’UPCA.

• Le modifiche al CPI interessano principalmente l’Art. 66 a cui sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, che disciplinano sostanzialmente la contraffazione indiretta:

In altre parole, dalle modifiche alla legge sopra esposte sembrerebbe che i due fondamenti per attivare la contraffazione indiretta siano:

• i mezzi forniti al terzo sono relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione;
• il terzo deve essere consapevole della destinazione di detti mezzi.

A livello italiano, la contraffazione indiretta era già stata in qualche modo recepita dalla giurisprudenza di cui vengono di sotto riportate alcune sentenze.

Viene fin da subito anticipato che, rispetto a quanto espresso in tali sentenze, la legge ora in vigore presenta almeno una differenza sostanziale legata al fatto che i mezzi forniti al terzo devono essere indispensabili per l’invenzione, ma non necessariamente univocamente destinati ad essa come invece più volte affermato dalla Giurisprudenza.

In altre parole, sembra che la modifica apportata all’Art. 66 conferisca una protezione più ampia al titolare del brevetto consentendogli di “bloccare” il terzo che produce un elemento indispensabile per l’invenzione anche se non univocamente destinato all’attuazione (illecita) del brevetto.

Pertanto, tale norma lascia sicuramente spazio a discussioni future.

Inoltre, l’articolo modificato ha introdotto l’espressione finale “o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza” con riferimento alla consapevolezza del terzo. Questa formulazione sembrerebbe essere interpretabile in modo molto ampio in quanto l’ordinaria diligenza potrebbe essere estesa a più settori e fonti di informazione che sono potenzialmente alla portata di chiunque.

Riportiamo di seguito alcune sentenze della Giurisprudenza italiana.

Corte di Appello di Milano (23 Giugno 1992) – Una responsabilità del fabbricante per concorso alla contraffazione compiuta dagli utilizzatori che si avvalgono di mezzi da lui prodotti per violare un brevetto altrui presuppone necessariamente che questi non abbiano alcuna altra lecita possibilità di impiego o se lecitamente utilizzabili per altro risultato siano realizzati con riferimento al ritrovato brevettato e con univoca e intenzionaledestinazione alla sua attuazione (GADI 2840).

Corte di Cassazione (11 Novembre 1994) – L’azione di contraffazione di brevetto può indirizzarsi nei confronti di quanti hanno posto in essere un atto concorrente nella realizzazione dell’illecito e nella produzione del danno; e la responsabilità solidale che ne discende, come può dar luogo ad iniziative giudiziarie limitate fin dall’inizio ad una parte dei responsabili, così non è travolta dalla definizione di controversia nei riguardi di alcuni soltanto di questi….costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, quello per cui anche la semplice fornitura dei disegni di un impianto costituente contraffazi0ne di brevetto realizza un concorso nella contraffazione stessa (GADI 3028).

Corte di Cassazione (12 Giugno 1996) – Chi pone in commercio prodotti o strumenti idonei ad essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili anche di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrata la consapevolezza che egli abbia dell’uso illecito ad opera degli acquirenti stessi (GADI 3383)

Tribunale di Cuneo (3 Maggio 2008) – Non costituisce contraffazione, neppure indiretta, di un brevetto, la condotta resistente nella fornitura di componenti di un prodotto che, pur potendo venir impiegati per la realizzazione di un prodotto operante secondo gli insegnamenti di un brevetto anteriore, non siano univocamente predisposti e destinati alla violazione della privativa altrui (GADI 5293).

Peraltro, le modifiche dell’Art. 66 CPI sembrano comunque completare quanto già contenuto nell’Art. 67 comma 3 (tutela del procedimento) nonostante quest’ultimo sia posto in modo contrario ma in riferimento al titolare: “quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari”

Inoltre, anche l’art. 124 CPI riconduce alla fattispecie dell’Art. 66 modificato in quando sottopone alla descrizione e al sequestro, così come anche alle misure sanzionatorie applicabili con la sentenza che accerta la contraffazione, anche i ‘mezzi specifici’ usati per tale attività: “Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno”(Art. 124 comma 4 C.P.I.).

• Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate sono aggiunte, alla fine del comma 1a, le seguenti parole (parte sottolineata):

*Art. 83 (comma 1) During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent may still be brought before national courts or other competent national authorities