Con il recente decreto entrato in vigore lo scorso 29 dicembre 2022, il Governo italiano ha completato l’iter per introdurre azioni amministrative di decadenza e nullità dei Marchi avanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Si tratta di una novità di spessore, che introduce anche in Italia un “doppio binario” per la proposizione di azioni di invalidazione e di decadenza: da ora sarà possibile anche in sede amministrativa, oltre che in sede giudiziale (fino al 29 dicembre scorso l’unica opzione disponibile), processo che contribuirà (in minima parte) anche a sfoltire il carico dei Tribunali Civili.

Scopri qui, nel dettaglio, cosa cambia con le nuove azioni amministrative di decadenza e nullità di un Marchio.

Dal punto di vista dei brand owner, lo strumento, porta con sé indubbie utilità, sia in sede di clearance di nuovi Marchi così come in sede di contenzioso.

Ad esempio, l’enforcement di marchi deboli registrati dovrà essere fatto con molta cautela, perché chi attaccato può ora contare su una azione poco costosa e verosimilmente rapida per intervenire contro gli stessi sul registro italiano. 

Oltre ai vantaggi, tuttavia, dobbiamo tenere ben presente i rischi che un accesso più semplice e meno caro alla nullità e alla decadenza comporteranno.

In primo luogo, i marchi internazionali fondati su marchi italiani, anche se registrati, saranno meno solidi di quanto lo sono stati fino ad ora.  Come noto, un marchio internazionale nei primi cinque anni di vita è soggetto alla c.d. dependency clause e la sua sorte è quindi legata alla sorte del marchio di base.

Un attacco centrale potrebbe dunque travolgere l’intero Marchio internazionale e le sue designazioni. Fino ad oggi i costi e i tempi molto lunghi di un’azione civile rappresentavano un deterrente forte contro un attacco ma da oggi le cose cambiano.

Questo ovviamente consiglia, ora più che mai, di procedere a ricerche accurate ed approfondite, almeno sui marchi che formeranno base di marchi internazionali.

Allo stesso modo, la “nuova” vulnerabilità del marchio italiano avrà il suo impatto nell’ambito delle opposizioni EUIPO. L’attivazione in sede di opposizione di marchi italiani deboli o ai limiti della soglia della capacità distintiva ora potrebbe scontrarsi con il rischio che la parte opposta possa decidere di coinvolgere l’UIBM nella disputa, promuovendo un’azione di nullità assoluta di fronte all’UIBM e contestualmente chiedere la sospensione dell’opposizione EUIPO.

La strategia, teoricamente possibile anche oggi, ha trovato finora un forte limite nel fatto che un’azione di nullità per motivi assoluti prevedeva l’istaurazione di una causa civile (con i costi e le complessità che conosciamo). 

Ci aspettiamo in futuro un maggior ricorso alle ipotesi di contrattacco e sarà bene usare maggior ponderatezza nel depositare opposizione sulla base di marchi italiani deboli.

Ecco perché diventa ancor più importante oggi affidarsi a un professionista della PI per una consulenza a 360 gradi, in grado di limitare il più possibile i rischi per l’impresa.

Di certo, azioni di nullità o decadenza di fronte ai tribunali non spariranno.  Resteranno tutte le riconvenzionali – quelle iniziate in ambiti di procedimenti di contraffazione -, e quelle instaurate assieme nell’ambito di cause per concorrenza sleale o richiesta di risarcimenti danni, che ovviamente restano in capo ai Tribunali Civili. Come pure riservate ai Tribunali restano le azioni di invalidazioni di Marchi registrati fondate su diritti anteriori non registrati (Marchio di fatto, ditte, insegne, nomi a dominio).

In definitiva, abbiamo a disposizione un nuovo strumento molto utile, che auspicabilmente servirà a rendere il registro marchi meno “affollato” di quanto lo sia ora e il sistema Marchi più equilibrato e “giusto”, con un ufficio che potrà cancellare rapidamente ciò che ha registrato (anche per sbaglio…), e terzi interessati che potranno più facilmente “espungere” dallo stesso un marchio non più in uso.