Articolo pubblicato in Bugnion News n.21 (Marzo 2017)

Il 2 febbraio 2017 (causa T-510/15) il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato l’annullamento del marchio dell’UE TOSCORO in quanto evocativo dell’Indicazione Geografica Protetta per olio d’oliva “Toscano”. 
Diventa sempre più stringente l’applicazione a livello comunitario delle norme a protezione di Denominazioni d’Origine Protette (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) a discapito anche di tanti produttori italiani del settore alimentare che vorrebbero sfruttare il valore aggiunto che un marchio geografico trasmetterebbe al potenziale acquirente. 

Ma andiamo con ordine. Nel 2002 una persona fisica residente nel Principato di Monaco aveva presentato domanda di registrazione per il marchio dell’Unione Europea TOSCORO per una vasta gamma di prodotti alimentari tra i quali “oli e grassi commestibili; oli commestibili vegetali e in particolare oli d’oliva; creme di olive verdi e nere” nella classe 29. Il marchio era stato concesso l’anno successivo.

Alla fine del 2012 il Consorzio per la tutela dell’olio extra vergine di oliva Toscano IGP presentava domanda di dichiarazione di nullità del marchio TOSCORO in quanto in conflitto con l‘indicazione geografica “Toscano”, registrata a livello comunitario fin dal 1998 per “olio d’oliva”.

Infatti, l’art. 14, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1151/2012 sulla protezione di DOP e IGP, prevede che siano annullati i marchi registrati se evocativi di una DOP o IGP registrata anteriormente al deposito della domanda di marchio per prodotti dello stesso tipo.
Il Tribunale dell’Unione Europea, facendo proprio un concetto di “evocazione” decisamente ampio, ha ritenuto corretta l’applicazione di questa disposizione al caso di specie, giudicando il marchio TOSCORO simile alla IGP “Toscano”. Ciò in quanto i due segni hanno il medesimo numero di sillabe e lettere, delle quali 5 su 7 uguali e poste nella stessa posizione, ma soprattutto condividono il medesimo prefisso TOSC- ed è noto che il consumatore presta più attenzione alla prima parte di un marchio.

Allo stesso tempo si allargano anche le maglie del concetto di “stesso tipo di prodotti”. Infatti il marchio TOSCORO è stato annullato non solo con riferimento a “oli e grassi commestibili; oli commestibili vegetali e in particolare oli d’oliva” ma anche in relazione a “creme di olive verdi e nere”, in quanto prodotti ricavati dalla stessa materia prima dell’olio di oliva, e cioè l’oliva.

La decisione del Tribunale dell’Unione Europea non è che l’ultima manifestazione di un trend sempre più stringente sulla protezione di DOP e IGP del settore alimentare. Attenzione dunque a inserire riferimenti geografici anche parziali all’interno dei propri marchi. Se evocativi di DOP o IGP questi marchi potrebbero essere bloccati a tre differenti livelli: 1) in fase di esame dei requisiti assoluti di registrabilità di una domanda di marchio potrebbero essere rifiutati d’ufficio dall’Esaminatore che è tenuto a valutare anche eventuali conflitti con DOP e IGP; 2) in fase di opposizione, poichè le recenti modifiche al Regolamento sui Marchi dell’Unione Europea aggiungono ai motivi di opposizione contro una domanda di marchio UE anche il conflitto con una DOP o IGP e 3) infine, come nel caso TOSCORO, tali marchi potrebbero essere annullati anche dopo la registrazione con un’azione di annullamento.

L’Italia è il paese membro dell’Unione Europea con il più alto numero di DOP/IGP registrate, ben 291. Le DOP/IGP costituite da o comprendenti la parola “Toscano/a” sono ad oggi 6: “pecorino toscano”, “prosciutto toscano”, “toscano” per olio, “cantucci toscani”, “Toscana/toscano” per vino, oltre alla new entry del 2016 del “pane toscano”. Va da sé che non è più possibile registrare marchi comprendenti la parola toscano/toscana, o nomi derivati come “toscanello”, “toscanino”, o anche solo il prefisso “Tosc-“ per formaggi, insaccati, olio, vino, prodotti da forno, o prodotti che comprendono i medesimi come ingredienti o materie prime.

Il consiglio per l’imprenditore del settore alimentare che intende sfruttare l’appeal di un marchio geografico è quello di verificare prima di depositare se esistono DOP/IGP registrate, identiche o simili, per il prodotto specifico o per prodotti dello stesso tipo. Per far questo si possono consultare i seguenti database ufficiali:

Portale DOOR della Commissione Europea dove consultare il database completo di tutte le DOP/IGP alimentari registrate, pubblicate o presentate: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
Portale E-BACCUS della Commissione Europea dove consultare il database completo di tutte le DOP/IGP per vini e liquori registrate: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

Per il momento, niente nella normativa marchi impedisce invece all’imprenditore fantasioso di evocare comunque la zona geografica desiderata tramite l’uso di elementi figurativi (immaginiamo un filare di cipressi o il profilo del naso di Dante per la Toscana) o elementi verbali come nomi di personaggi storici regionali (DA VINCI, MEDICI, ecc.) o il gergo dialettale (IL BISCHERO).

Un’ultima osservazione per tranquillizzare i titolari di marchi geografici che hanno registrato o usato tali nomi prima della registrazione delle DOP/IGP corrispondenti. Fortunatamente il Regolamento UE n. 1151/2012, all’art. 14, paragrafo 2, prevede per questi casi una norma che salvaguarda la continuità della registrazione e/o dell’uso di questi marchi. Tali marchi possono continuare a essere utilizzati e rinnovati per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica successiva.

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2017