Con la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata nel 1939, Italia e Repubblica di San Marino si sono obbligati (art. 43) “ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell’altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonché qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell’altro Stato”.

Negli anni, a seguito di tale accordo, è stato possibile azionare in uno Stato un titolo di privativa dell’altro Stato.
L’opportunità di interessare, ad esempio, il Giudice italiano sulla contraffazione in Italia di un titolo brevettuale sanmarinese prestava comunque il fianco a problematiche tuttora non chiarite quali ad esempio la legittimità dello stesso Giudice a decidere sulla validità del titolo estero (cioè sanmarinese) azionato.

Un ulteriore interrogativo era sorto al momento della ratifica della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) da parte della Repubblica di San Marino: il brevetto europeo regolarizzato in uno dei due stati era o meno assimilabile ad uno dei diritti di privativa di cui all’articolo 43 della Convenzione del 1939?
Sul punto specifico ha contribuito a far chiarezza il Decreto consiliare n. 217 del 23 dicembre 2014 con cui la Repubblica di San Marino da esecuzione all’Accordo con l’Italia circa la corretta interpretazione del suddetto articolo 43.
Si chiarisce pertanto che tale articolo 43 “deve essere inteso nel senso di applicarsi esclusivamente alle usurpazioni e contraffazioni di titoli di privativa relativi a invenzioni industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli industriali oggetto di brevettazione o registrazione in uno dei due stati in base alle rispettive procedure nazionali rispettivamente di brevetto, marchio, disegno e modello presentate agli Uffici Brevetti e Marchi di uno dei due Stati. 
Sono pertanto esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato articolo 43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due Stati attraverso le procedure previste da accordi o convenzioni internazionali”.

Quanto sopra chiarisce pertanto, nel caso di un brevetto europeo, che la regolarizzazione di tale brevetto in uno dei due Stati non consente di perseguire un contraffattore nell’altro Stato.

Lo stesso deve dirsi per un marchio o modello internazionale i quali, per poter garantire una protezione nei due paesi dovranno necessariamente essere validati in entrambi.

L’art. 43 della Convenzione si applica quindi solo ai titoli di privativa oggetto di concessione o registrazione in Italia e/o nella Repubblica di San Marino, e non si applica invece ai titoli di privativa ottenuti a seguito di una procedura internazionale.
In estrema sintesi, solamente il titolo di privativa nazionale di un Paese offre tutela anche nell’altro.

© BUGNION S.p.A. – Febbraio 2015