È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019 il d.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”. Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2019.

Diverse le modifiche apportate al codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2015):

• Eliminazione del requisito della rappresentazione grafica del marchio. Tale eliminazione consente la possibilità di registrare i marchi anche attraverso l’utilizzo di altre forme di rappresentazione consentendo quindi la registrabilità di nuovi tipi di marchi, quali, ad esempio, i marchi sonori, di movimento e gli ologrammi, purché siano rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

• Estensione del divieto di registrazione dei segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni la cui forma o altra caratteristica è risultante dalla natura stessa dei prodotti, ovvero è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero dà un valore sostanziale al prodotto.

• Modifiche alla disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo. Vengono ora individuati i soggetti legittimati ad ottenere la registrazione dei marchi in questione, ovvero le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro V, Titolo V, Capi dal V al VII c.c., ovvero S.p.A., S.A.S. e S.R.L., che hanno la facoltà di concedere in uso i marchi collettivi a produttori o commercianti. Viene introdotta la previsione per cui qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica indicata nel marchio collettivo, ha diritto sia di fare uso del marchio sia di diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal regolamento d’uso dello stesso.

• Introduzione della disciplina dei marchi di certificazione. Il nuovo articolo 11-bis consente alle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, di ottenere la registrazione di marchi di certificazione, a condizione che non svolgano attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. È ammesso che un marchio di certificazione possa consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso l’UIBM può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’ufficio ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da un nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Salvo disposizioni specifiche, i marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni sui marchi individuali.

• Divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. È stato introdotto l’impedimento assoluto alla registrazione come marchio del segno idoneo ad ingannare il pubblico sulla tipologia di marchio. Inoltre, altri impedimenti assoluti alla registrazione sono stati introdotti relativamente a segni in conflitto con la tutela delle DOP e delle IGP, con le menzioni tradizionali protette relative ai vini e alle specialità tradizionali garantite e in conflitto con le denominazioni di varietà vegetali europee e nazionali. Tali impedimenti assoluti alla registrazione vengono inclusi anche tra i motivi di opposizione alla registrazione e tra i motivi di presentazione dell’istanza di nullità, all’interno della nuova disciplina sulla decadenza e nullità dei marchi d’impresa registrati.

• Decorrenza degli effetti del rinnovo della registrazione. Gli effetti della rinnovazione della registrazione decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente. La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

• Integrazioni alla disciplina dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio. Le nuove previsioni sono finalizzate a consentire ai titolari dei marchi di combattere la contraffazione in modo più efficace, con particolare riferimento agli atti preparatori alla contraffazione e alle merci contraffatte in transito nello Stato. Infatti, il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al proprio marchio per prodotti o servizi anche non affini se il marchio registrato gode nello stato di rinomanza e se l’uso del segno anche a fini diversi da quelli di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Inoltre, il titolare del marchio può vietare a terzi di apporre il segno anche sugli imballaggi, nonché su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare. Inoltre, il titolare ora può vietare a terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, i prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando quest’ultimi o il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all’UE e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto da questo nei suoi aspetti essenziali e i prodotti rientrano nell’ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio, il dichiarante o detentore dei prodotti fornisca la prova che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

• Introduzione della disciplina organica del procedimento amministrativo di decadenza e nullità. È stata inserita un’apposita sezione nel c.p.i., sezione II-bis, con nove articoli, dall’articolo 184-bis al 184-decies, che disciplinano il procedimento di decadenza e nullità dei marchi registrati Il primo dei quali disciplina nel dettaglio il deposito dell’istanza di decadenza o nullità, fatta salva, in ogni caso, la proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria. I soggetti legittimati, individuati dal successivo articolo 184-ter, possono presentare istanza, scritta, motivata e corredata dei documenti e di eventuale mandato, all’UIBM, istanza che deve avere ad oggetto l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato per motivi che vengono specificamente individuati. In particolare, la domanda di nullità del marchio può essere chiesta se: il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato non soddisfacendo i prescritti requisiti; il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore; la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante, senza il consenso del titolare o un giustificato motivo. L’articolo 184-quater disciplina la procedura d’esame della domanda di decadenza o di nullità e le relative decisioni. L’articolo 184-quinquies disciplina la prova d’uso. L’articolo 184-sexies reca disposizioni in materia di efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità, prevedendo in particolare che la decadenza o la nullità anche parziale di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti, quando sia dichiarata con provvedimento dell’UIBM divenuto definitivo. L’articolo 184-septies elenca gli ulteriori casi, oltre a quello previsto nell’articolo 184-bis, di sospensione della procedura di nullità o decadenza. L’articolo 184-octies prevede l’estinzione della procedura di nullità o decadenza. L’articolo 184-nonies stabilisce che le norme sopra indicate entreranno in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione. Infine, l’articolo 184-decies prevede che il provvedimento con il quale l’UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità, ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è comunicato alle parti che possono presentare ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi.

Tiziana Pacini

Polo Brevetti e Marchi Italiani