Articolo pubblicato in Bugnion News n.34 (Maggio 2019)

I titolari di diritti di proprietà intellettuale si trovano quasi sempre ad affrontare il problema dell’estensione dei propri diritti all’estero. Le legittime aspirazioni di chi confida nella qualità del proprio prodotto spingerebbero ad estendere i diritti il più possibile, per tutelarsi sui tanti mercati da conquistare. D’altro lato, considerazioni più pragmatiche pongono spesso un freno alle ambizioni più romantiche. In questo contesto, la Cina rappresenta un vero dilemma, soprattutto alla luce delle diffuse convinzioni che la riguardano. Della Cina infatti tutti abbiamo sentito parlare come di un sogno, perché garantisce condizioni ideali per la produzione e perché rappresenta un mercato con numeri ineguagliabili, sia in termini assoluti, sia in termini di crescita. Allo stesso tempo è diffusa la convinzione che la Cina rappresenti un vero incubo: i cinesi copiano, lo fanno benissimo e su larga scala e – quel che è peggio – non c’è modo di fermarli.

Come spesso accade, la realtà è un po’ diversa dai luoghi comuni. Ad esempio, l’aumento del costo della manodopera locale ha via via assottigliato i margini di chi decide di spostare in Cina la propria produzione. Analogamente, vorremmo mostrare come non sia affatto vero che mancano gli strumenti per fermare la contraffazione. Anzi, l’ordinamento cinese prevede addirittura un esclusivo sistema a doppio binario: in caso di contraffazione (ad esempio di un marchio o di un brevetto) è possibile agire o attraverso il Tribunale oppure attraverso una procedura amministrativa. Poiché questa seconda possibilità è piuttosto insolita, ci è sembrata particolarmente interessante da esplorare.

L’azione amministrativa è spesso il primo punto di riferimento per i clienti che utilizzano le varie agenzie amministrative cinesi per far valere i loro diritti di proprietà intellettuale. Le norme e i regolamenti interni possono essere specifici per ogni regione e spesso ci sono questioni nascoste che non si adattano a tutti i casi. In generale, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può presentare un reclamo alle autorità locali competenti, ad esempio:

• l’Amministrazione statale per l’industria e il commercio (SAIC) e le sue filiali locali regolano le violazioni di marchio e gli atti di concorrenza sleale;
• la National Copyright Administration (NCA) e i suoi uffici locali regolano i casi di violazione relativi al diritto d’autore; e
• l’Ufficio statale cinese della proprietà intellettuale (SIPO) e i suoi uffici locali si occupano di violazione di brevetti.

Un’agenzia amministrativa può intraprendere una serie di azioni investigative, tra cui accedere ai locali dell’autore della violazione, interrogare l’autore della violazione, ispezionare, sigillare o sequestrare le merci contraffatte e confiscare documenti relativi ad atti di violazione.

Se, dopo ulteriori indagini, viene dimostrata una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’agenzia può distruggere i prodotti contraffatti, ordinare che le violazioni cessino e imporre una multa.

Un fattore importante che rende difficile e inefficace il tradizionale azionamento dei brevetti presso i tribunali cinesi è la lunghezza della procedura del contenzioso, durante la quale il contraffattore può continuare la sua attività illecita. Se i prodotti contraffatti sono destinati specificamente ai mercati esteri, il titolare del brevetto deve spesso attendere che la sentenza del contenzioso civile abbia effetto. Al contrario, la procedura di esecuzione amministrativa è estremamente rapida. L’articolo 19 delle misure amministrative di esecuzione per i brevetti stabilisce che

Il servizio amministrativo per le questioni brevettuali deve chiudere il fascicolo entro quattro mesi dalla data di ricevimento del reclamo. Se il caso è particolarmente complesso e il termine deve essere prorogato, esso deve essere approvato dal capo del dipartimento responsabile dell’amministrazione dei brevetti. Il periodo di proroga approvato non può superare un mese.

Con la creazione di un numero crescente di centri di esecuzione rapida in materia di proprietà intellettuale per trattare semplici controversie, la procedura è stata ulteriormente accelerata. Un tale centro può chiudere un caso semplice entro tre mesi. Tali procedure amministrative, oltre ad essere rapide, sono anche relativamente poco costose. Inoltre, le decisioni in materia di sanzioni possono essere successivamente ammesse come prove in tribunale.

Naturalmente tali procedure amministrative hanno anche qualche svantaggio. Ad esempio esse hanno solitamente un basso effetto deterrente perché le sanzioni sono generalmente piuttosto basse. Inoltre le agenzie amministrative accettano normalmente solo casi d’infrazione ben definiti. Un altro inconveniente, soprattutto in luoghi remoti della Cina, può essere che le agenzie amministrative locali siano riluttanti ad agire a causa dei forti legami con l’autore della violazione o perché l’autore della violazione fornisce una grande quantità di posti di lavoro. Pertanto il sistema potrebbe non essere altrettanto trasparente e coerente.

In conclusione, comunque, in alcuni casi il ricorso alla procedura amministrativa per combattere la contraffazione di un marchio o la violazione di un brevetto potrebbe essere il modo più rapido ed efficiente per far valere i propri diritti.

© BUGNION S.p.A. – Maggio 2019