Ad ogni consulente brevettuale è capitato, almeno una volta, di discutere con un cliente il meccanismo delle convalide di un brevetto europeo concesso.
Il consulente spiega che, entro tre mesi dalla data di concessione, il cliente deve scegliere in quali paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo desidera effettivamente ottenere protezione, al fine di provvedere in ciascun paese – se la corrispondente legge nazionale lo prevede – al deposito di una traduzione, parziale o totale, del brevetto nella lingua locale, al pagamento delle tasse dovute e alla nomina di un mandatario locale.
“Ma come?”, chiede il cliente, “C’è l’Unione Europea, c’è l’Ufficio Brevetti Europeo, abbiamo faticato tanto per arrivare alla concessione e adesso siamo di nuovo daccapo a discutere di paesi da scegliere? E tutto questo quanto mi costa?”
E allora il consulente pazientemente chiarisce che la procedura unitaria curata dall’Ufficio Brevetti Europeo arriva fino alla concessione, dopodiché il brevetto europeo si divide in un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali può essere azionato in giudizio, abbandonato o revocato indipendentemente dagli altri ed è soggetto al pagamento di specifiche tasse di annualità presso l’ufficio nazionale competente.

Questa situazione sta per cambiare. Sembra ormai imminente l’entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario, o più semplicemente brevetto unitario, ossia la nascita di un titolo che avrà carattere unitario anche dopo la concessione del brevetto europeo.

Forse il brevetto unitario sarebbe già realtà se la Gran Bretagna non avesse deciso di uscire dall’Unione Europea. Ma i tempi si sono allungati considerevolmente a causa della Brexit e delle successive elezioni per il rinnovo del parlamento inglese. Anche il ricorso presentato davanti alla corte costituzionale tedesca in merito alla ratifica, da parte della Germania, degli strumenti legislativi connessi al brevetto unitario potrebbe comportare ulteriori ritardi.
Ciò nonostante, fonti autorevoli auspicano che le criticità pendenti si risolvano in fretta e che il brevetto unitario possa diventare operativo nel corso del 2018.

Quando entrerà in vigore, il brevetto unitario non avrà impatto sulla procedura di concessione, che rimarrà inalterata rispetto a quella attuale e continuerà ad essere curata dall’Ufficio Brevetti Europeo. Entro un mese dalla data di concessione del brevetto europeo, sarà possibile richiedere l’effetto unitario per i paesi che aderiranno al nuovo sistema. Il brevetto unitario che ne deriverà assicurerà una protezione uniforme e avrà il medesimo effetto in tutti i paesi coinvolti. Inoltre, esso potrà essere ceduto, revocato, lasciato decadere o limitato in maniera unitaria per tutti i paesi in cui l’effetto unitario è stato ottenuto.

Il brevetto unitario comporterà indubbiamente una semplificazione delle formalità post-concessione. Infatti, non sarà più necessario provvedere a operazioni di convalida nei singoli paesi interessati dall’effetto unitario, ma sarà sufficiente un’unica richiesta, depositata presso l’Ufficio Brevetti Europeo e accompagnata – in un iniziale periodo transitorio – da una sola traduzione del brevetto, che potrà essere in inglese (se il brevetto europeo concesso è stato pubblicato in lingua francese o tedesca) oppure in una lingua dell’Unione Europea scelta dal titolare (se il brevetto europeo concesso è stato pubblicato in lingua inglese). Inoltre, non occorrerà più pagare tasse di annualità ai singoli uffici brevetti nazionali dei paesi interessati dall’effetto unitario, ma sarà sufficiente pagare un’unica tassa di annualità, il cui importo corrisponderà all’incirca alla somma delle tasse di annualità attualmente pagate per i quattro paesi in cui i brevetti europei vengono ad oggi più frequentemente convalidati, ossia Germania, Francia, Gran Bretagna e Olanda.

Alla luce di questi indubbie semplificazioni procedurali, una domanda sorge spontanea: il brevetto europeo come lo abbiamo finora conosciuto, ossia con il meccanismo delle convalide, è ormai destinato a tramontare?
Certamente no.
In primo luogo, secondo l’attuale legislazione, non potrà essere richiesto l’effetto unitario per paesi che non appartengono all’Unione Europea. Restano dunque fuori dal brevetto unitario i paesi che, pur aderendo alla Convenzione sul Brevetto Europeo, non fanno parte dell’Unione Europea, come ad esempio la Turchia, la Norvegia, la Svizzera. L’unico modo per ottenere protezione in questi paesi sarà la convalida tradizionale del brevetto europeo concesso, a meno che non si decida di depositare ab initio singole domande di brevetto nazionali.
In secondo luogo, esistono paesi che, pur appartenendo all’Unione Europea, sono attualmente al di fuori del sistema del brevetto unitario. Si tratta di Spagna, Polonia e Croazia, per i quali la protezione brevettuale potrà essere ottenuta passando attraverso singole domande di brevetto nazionali oppure depositando convalide tradizionali di un brevetto europeo concesso.
In terzo luogo, il brevetto unitario potrà essere ottenuto soltanto in quei paesi aderenti all’Unione Europea che avranno ratificato i necessari strumenti legislativi. E’ probabile che, quando il brevetto unitario entrerà in vigore, tale ratifica non sia avvenuta in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. E’ dunque realistico prevedere un periodo transitorio in cui, ad un certo numero di paesi dell’Unione Europea nei quali il brevetto unitario è disponibile, si affianchino altri paesi dell’Unione Europea in cui il brevetto unitario non può – ancora – essere richiesto.

Gli impedimenti sopra descritti sono impedimenti per così dire “assoluti” all’ottenimento dell’effetto unitario in tutti gli stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo. Esistono però anche motivi strategici che, in certe condizioni, renderanno consigliabile continuare a percorrere le strade tradizionali.

Innanzitutto, a fronte della innegabile semplificazione già accennata, il brevetto unitario sarà uno strumento meno flessibile del brevetto europeo a cui siamo abituati. Per esempio, attualmente è possibile, durante la vita di un brevetto europeo già concesso e convalidato, decidere di interrompere il pagamento delle tasse di annualità per alcuni paesi di interesse minore, così da abbandonare il brevetto in tali paesi, e mantenere vivo il brevetto nei paesi ritenuti più importanti, per i quali si continuano a pagare le tasse di annualità. Questo “abbandono selettivo” di paesi, e il conseguente risparmio in termini di tasse di annualità, non sarà più possibile: il brevetto unitario potrà essere solo mantenuto in vigore in tutti i paesi per i quali l’effetto unitario è stato ottenuto, oppure abbandonato in tutti i paesi di cui sopra, senza soluzioni intermedie.
Analogamente, non sarà più possibile cedere a un terzo solo alcune frazioni nazionali di un brevetto unitario (per esempio la frazione tedesca e quella francese), tenendo per sé altre frazioni nazionali (per esempio quella italiana). Il brevetto unitario è tale anche come oggetto di proprietà e un’eventuale cessione deve riguardare tutti i paesi interessati dall’effetto unitario.

Infine, significativi cambiamenti si verificheranno in materia di nullità e contraffazione di un brevetto unitario.
In particolare, se un brevetto unitario verrà dichiarato nullo in sede giudiziale, la sentenza avrà effetto per tutti i paesi interessati dall’effetto unitario. Non potranno più presentarsi situazioni come quelle attuali in cui, per esempio, a fronte dei medesimi documenti anteriori, la frazione italiana di un brevetto europeo veniva dichiarata nulla dal tribunale italiano competente, mentre il tribunale tedesco riconosceva la validità della frazione tedesca del medesimo brevetto europeo. Ciò dovrebbe assicurare una più uniforme applicazione del diritto, il che è senz’altro lodevole. Per contro, per un titolare di un brevetto coinvolto in un’azione giudiziale i rischi di “perdere tutto” saranno maggiori di quanto accade attualmente.
D’altra parte, sarà più facile, per il titolare di un valido brevetto, bloccare i contraffattori in tutti i paesi interessati dall’effetto unitario. Sarà infatti sufficiente un’unica decisione del tribunale competente, ossia il Tribunale Unificato dei Brevetti, per ottenere provvedimenti aventi efficacia sovranazionale, anziché dover agire davanti a singoli tribunali nazionali, come spesso oggi avviene.

In conclusione, il brevetto unitario non è la panacea di tutti i mali, né deve essere visto come fumo negli occhi. E’ “semplicemente” uno strumento in più, che si affianca al brevetto europeo tradizionale e ai brevetti nazionali depositati in singoli paesi, e fra i quali aziende ed inventori potranno scegliere per proteggere le loro invenzioni … naturalmente confrontandosi con un bravo consulente in proprietà industriale!

© BUGNION S.p.A. – Luglio 2017