Articolo pubblicato in Bugnion News n.13 (Novembre 2015)

Forse il titolo è un po’ scioccante, ma fatico a trovare altre parole per descrivere quello che potrebbe essere il progetto di riforma del Regolamento Comunitario, se lo stesso, come pare, dovesse essere approvato.

La disposizione che a mio avviso desta più scalpore è l’art. 28.8, ma…un po’ di suspense…prima di dire di cosa si tratta, facciamo un piccolo passo indietro, per comprendere il contesto nel quale si colloca.

Come risaputo, nel depositare un marchio, occorre rivendicare una lista prodotti da questo protetta. Nel fare ciò si può scegliere se indicare il o i singoli prodotti o servizi dettagliatamente, oppure, come, sia la normativa italiana che la prassi ratificata dall’allora Presidente dell’UAMI consigliavano, indicare l’ ”intestazione” della classe di Nizza all’interno della quale ricadono i prodotti che si vogliono proteggere.

Questa seconda opzione era stata sovente preferita in quanto, ripeto, si era palesemente incentivati dalla normativa nazionale (art. 11.1.h del Regolamento di attuazione del C.P.I. n. 33 del 2010) e dalla prassi comunitaria (consacrata con la comunicazione del Presidente dell’UAMI 4/2003). Facendo ciò, qualora il depositante avesse indicato tutti i prodotti della classe (o, come afferma – tuttora – la normativa nazionale, addirittura il solo numero della stessa) il marchio avrebbe goduto di protezione per tutti i prodotti rientranti in quella classe merceologica, anche se non espressamente menzionati. Per fare un esempio (non troppo casuale), se ero interessato a proteggere “servizi di traduzione” avrei potuto depositare il marchio per l’intera intestazione della classe 41 che, pur non prevedendoli (la stessa recita infatti “Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali”), lo contemplava al suo interno.

In sintesi era suggeribile depositare l’intestazione generica perché…. “non si sa mai che il business un giorno si sviluppi a prodotti o servizi che oggi non posso immaginare”…diceva (giustamente) il cliente.
…tutto questo fino a fine giugno 2012, quando la Corte di Giustizia ha detto che dalla sola rivendicazione merceologica si deve comprendere per cosa il marchio desideri essere protetto.
Molti Uffici marchi europei (chi più, chi meno….e chi troppo) hanno reagito….in modo non sempre razionale….per cercare di adeguare la propria prassi a questa nuova sentenza.
Dopo un primo momento caotico, le pratiche dei vari uffici si sono assestate e pertanto oggi si tende (o meglio si suggerisce) di depositare liste “sufficientemente” dettagliate dei prodotti o servizi che si vogliono proteggere … ma che fare dei marchi depositati fino a ieri?
Non sarebbe pensabile una norma retroattiva …no…impossibile…il principio dell’irretroattività legislativa (saggiamente statuito dal nostro legislatore all’art. 11 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile) e decine di altri principi dello Stato di Diritto verrebbero sconsiderati, calpestati, annientati…infatti…assolutamente impossibile…
….e invece no! Questo è proprio quello che vuole fare il nuovo regolamento sul marchio comunitario, che si presume entri in vigore la prossima primavera…..addirittura prevedendo una norma che si propone di essere retroattiva per un periodo di ben 20 anni!!!

Il citato art. 28.8 infatti prevede(rà) appunto che i soggetti che hanno depositato marchi comunitari dalla nascita di questo istituto (ossia dal 1996) sino alla fine di giugno 2012, hanno ben sei (e dico addirittura SEI) mesi di tempo per (non si sa bene ancora come) specificare adeguatamente (?) i prodotti per i quali intendano avere protezione con il loro marchio, qualora questo sia stato depositato (come veniva inizialmente caldeggiato dalle Autorità) per l’intera classe di Nizza.

Inoltre (come se non bastasse) la riforma prevede che il marchio non potrà mai rivendicare prodotti che non erano presenti nella lista dettagliata della stessa classe di Nizza ….insomma, oltre a dovere correre per rivedere la lista prodotti del mio marchio comunitario…se al tempo lo avevo depositato per la lista generica, auspicando di avere protezione per un prodotto che mi interessava e che però non era espressamente menzionato nella lista specifica….oggi rischio (o meglio sono sicuro) di perderlo!!!!!
Adesso tremate anche voi?!

© BUGNION S.p.A. – Novembre 2015