Nella sentenza n. 35/14 resa dalla Commissione dei Ricorsi il 23 giugno 2014 è stata sancita l’inammissiblità in sede di ricorso di argomenti o tesi nuove non già oggetto dell’istruttoria che ha determinato il provvedimento contro cui è stato presentato ricorso.

La sentenza è relativa al ricorso n. 7366 presentato dalla Unitad Editorial Informacion Deportiva S.L.U. (di seguito per brevità “UNITAD”) contro la decisione emessa dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel procedimento di opposizione n. 129/2011 promosso dalla Unitad e conclusosi a favore della ASSOCIATIONS DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC. (di seguito per brevità “LECLERC”).

La pronuncia in commento offre, oltre ad altri, lo spunto per alcune considerazioni in merito ai concetti rinomanza e di rischio di associazione, nonché sul ruolo della Commissione dei Ricorsi.

Prima di entrare del merito della questione, è opportuno ripercorrere brevemente i fatti: in data 21.7.2011 è stata pubblicata la domanda di designazione italiana della registrazione di marchio internazionale n. 1081664   a nome di LECLERC nelle classi da 1 a 35.

Contro tale domanda Unitad ha presentato opposizione in data 25.10.2011 sulla base del marchio comunitario denominativo “MARCA”, sostenendo il difetto di novità del successivo marchio della LECLERC ai sensi dell’art. 12 co.1 lett. d) c.p.i. e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda di registrazione nella sua totalità.

Con decisione n. 81/2013 depositata il 7.10.2013, l’Ufficio in persona dell’esaminatore Prof. Stefano Sandri respingeva l’opposizione accogliendo totalmente gli argomenti difensivi della LECLERC.

Contro tale decisone ha presentato, quindi, ricorso la Unitad chiedendone l’annullamento in base a nuove argomentazioni e la presentazione di nuovi documenti, principalmente incentrati a provare la notorietà acquisita dal marchio di Unitad.

La Commissione di Ricorso, accogliendo le tesi dei difensori di LECLERC (rappresentata da BUGNION SpA sia in sede di opposizione che in Appello) e dell’UIBM (in persona del Prof. Stefano Sandri), ha definitivamente rigettato il ricorso presentato da UNITAD.

Ciò che interessa, in questa sede, è sottolineare la posizione assunta dalla Commissione dei Ricorsi sui seguenti punti:
–    la notorietà di un segno nel proprio settore di riferimento (nel caso in esame l’editoria sportiva) se non è caratterizzata da un uso vasto e multisettoriale non può dar luogo a rischio di associazione e ciò a prescindere dall’accertamento dell’eventuale identità/affinità dei prodotti e/o dei segni (nel caso di specie negata dall’Ufficio);

–    la notorietà di un segno nel proprio Paese d’origine (nel presente caso in Spagna) non ha rilevanza se non provata anche in relazione al mercato italiano, in quanto mercato di riferimento del giudizio;

–    altro punto di riflessione, riguarda la funzione svolta dalla Commissione dei Ricorsi, la cui potestà giurisdizionale ha carattere impugnatorio e che, pertanto, non è tenuta a prendere in considerazione motivi di opposizione nuovi o fatti nuovi, ossia motivi di opposizione o fatti non già esposti ed argomentati durante la procedura di opposizione.