Articolo pubblicato in Bugnion News n.43 (Giugno 2020) – Ascolta la versione Audio

Il 15 maggio 2020, la Commissione Allargata dei Ricorsi (EBA) dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha emesso il suo parere riguardante la decisione G3/19, detta “Pepper”. Nella sua decisione, la Commissione ha modificato la sua interpretazione dell’Articolo 53, lettera b), della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), che prevedeva la non brevettabilità dei processi essenzialmente biologici per la produzione di piante e animali, ma non escludeva le stesse piante o animali ottenuti con detti processi biologici. Come conseguenza, le piante e gli animali ottenuti esclusivamente con procedimenti essenzialmente biologici non sono più brevettabili in Europa.

Un processo per la produzione di piante e animali è considerato essenzialmente biologico se consiste interamente in fenomeni naturali come per esempio l’incrocio o la selezione. Tuttavia, i metodi biotecnologici per la produzione di piante transgeniche e gli strumenti, come i marcatori genetici, per l’uso in tali metodi possono essere brevettati.

La decisione è solo l’ultimo capitolo di una saga che dura ormai da più di 20 anni.

Infatti, nel 1999, l’UEB ha attuato la direttiva “Biotech” (direttiva 98/44/CE), emanata dal Parlamento Europeo allo scopo di armonizzare il diritto nazionale sulla brevettabilità delle invenzioni relative al materiale biologico

A seguito della direttiva sulle biotecnologie, i processi essenzialmente biologici per la produzione di piante e animali sono stati esclusi dalla brevettabilità, e ciò è stato attuato con l’Articolo 53, lettera b), CBE.

Le esclusioni dalla brevettabilità, previste dalla direttiva sulle biotecnologie, sono state confermate da numerose decisioni delle Commissioni di ricorso dell’UEB, ad esempio nei casi correlati detti Broccoli II (G2/13) e Tomato II (G2/12). Nei casi G2/12 e G2/13 si è constatato che l’articolo 53, lettera b), della CBE deve essere interpretato in senso stretto, cioè non deve impedire la concessione di brevetti diretti a piante o prodotti vegetali ottenuti con procedimenti essenzialmente biologici.

Tuttavia, queste decisioni dell’EBA non erano state accolte favorevolmente, soprattutto dalle associazioni di coltivatori. Infatti, nel dicembre 2015 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che chiedeva alla Commissione Europea di rivedere la brevettabilità dei prodotti ottenuti con processi essenzialmente biologici.

La Commissione Europea ha concluso che l’intenzione del legislatore dell’UE, al momento dell’adozione della direttiva sulle biotecnologie, era quella di escludere dalla brevettabilità i prodotti ottenuti mediante processi essenzialmente biologici. Pertanto, le sentenze G2/13 e G2/12 (Tomato e Broccoli) dell’EBA, che consentivano di rivendicare prodotti ottenuti da un processo essenzialmente biologico, sono state considerate dalla Commissione UE contrarie alle intenzioni della direttiva sulle biotecnologie.

Il 1° luglio 2017, l’ufficio Europeo dei Brevetti ha quindi deciso di modificare le Regole 27(b) e 28(2) CBE alla luce della comunicazione della Commissione Europea. La Regola 28, paragrafo 2, della CBE è stata così modificata per stabilire che i brevetti europei non possono essere concessi per piante o animali ottenuti esclusivamente mediante un procedimento essenzialmente biologico. La decisione di modificare 28, paragrafo 2, della CBE è stata senza precedenti perché in diretta contraddizione con le precedenti decisioni dell’EBA (in G2/12 e G2/13).

Nel dicembre 2018, una commissione dei ricorsi dell’UEB (decisione T1063/18) ha ritenuto che la modifica della regola 28(2) CBE fosse in contraddizione con l’articolo 53(b) CBE (che non prevedeva l’esclusione della brevettabilità dei prodotti ottenuti con processi essenzialmente biologici). Secondo l’articolo 164, paragrafo 2, della CBE, in caso di conflitto tra Articoli e Regole, prevalgono gli Articoli, rendendo così nulla la modifica della regola 28, paragrafo 2, della CBE.

Nel caso di incertezza legale, il Presidente dell’UEB, può richiedere una decisione ad una commissione allargata dei ricorsi (EBA), al fine di ottenere un parere legale che sia vincolante per le decisioni future.

Come già anticipato all’inizio di questo articolo, l’EBA con la decisione G 3/19 ha ora rilevato che “l’eccezione alla brevettabilità … di cui all’articolo 53, lettera b), della CBE ha un effetto negativo sull’ammissibilità delle rivendicazioni di prodotto … dirette a piante, materiale vegetale o animali, se il prodotto rivendicato è ottenuto esclusivamente mediante un processo essenzialmente biologico”.

È importante sottolineare che la decisione dell’EBA non avrà effetto retroattivo sui brevetti depositati prima dell’entrata in vigore della Regola 28, paragrafo 2, della CBE (1° luglio 2017). È da vedere quali effetti avrà questa decisione sulle domande di brevetto che sono state sospese mentre il rinvio era in corso.

A maggior ragione, resta da chiedersi se questo sia l’ultimo capitolo della saga…

© BUGNION S.p.A. – Giugno 2020