Articolo pubblicato in Bugnion News n.21 (Marzo 2017)

Il brevetto conferisce il diritto di vietare a terzi qualsiasi uso commerciale dell’invenzione protetta dal brevetto stesso, intendendo con uso commerciale per esempio la commercializzazione, intesa come vendita o offerta in vendita, o la produzione ai fini della commercializzazione stessa.

Per poter sfruttare a pieno tali diritti, il titolare del brevetto deve disporre delle risorse economiche e/o materiali per riuscire autonomamente a commercializzare l’invenzione, in modo da creare e simultaneamente soddisfare la relativa domanda di mercato.
Può essere che l’invenzione oggetto del brevetto sia stata ideata nel contesto di una azienda già predisposta per commercializzare l’invenzione, ma può anche verificarsi, altrettanto frequentemente, che l’invenzione sia stata ideata da un inventore che, anche se titolare del brevetto, non dispone di risorse economiche e/o materiali adeguate per riuscire autonomamente a commercializzare l’invenzione.

Nondimeno, anche in quest’ultimo caso, l’inventore, e qui supposto titolare del brevetto, può riuscire a trarre utilità economiche dal brevetto stesso.
Ciò può avvenire mediante la concessione in licenza del brevetto, ad un altro soggetto, come può essere una azienda del settore della tecnica inerente all’invenzione, che dispone di tali risorse per attuare la commercializzazione dell’invenzione che è oggetto del brevetto.
In tal senso, possiamo prendere in considerazione una eventuale trattativa finalizzata alla concessione di una licenza su un brevetto, che può essere anche ancora allo stato di domanda. La trattativa si svolge fra un inventore singolo che è “titolare” della domanda di brevetto, intesa a proteggere una sua invenzione, e una azienda operante nel settore della tecnica pertinente all’invenzione.
Supponiamo che l’inventore singolo disponga di risorse economiche e/o materiali più limitate dell’azienda, per cui si potrebbe ritenere in una posizione negoziale di partenza più svantaggiosa.

In realtà, più tale trattativa avviene vicino alla data di deposito della domanda di brevetto, migliore è la posizione negoziale dell’inventore nei confronti dell’azienda.

Innanzitutto, è da considerare che il solo deposito di una prima domanda di brevetto in un paese conferisce al depositante di tale prima domanda un diritto di priorità. Tale diritto di priorità consiste nel poter depositare una o più domande di brevetto “estere”, facendo in modo che le stesse siano considerate, nei rispettivi uffici competenti, depositate nello stesso momento della prima, anche se, effettivamente e concretamente, così non avviene. Il diritto di priorità, che vale per dodici mesi a partire dalla data di deposito della prima domanda, consente di poter divulgare l’invenzione fra il deposito della prima domanda e quello di una qualsiasi delle successive domande estere, senza che la divulgazione intermedia possa inficiare la valutazione di novità e/o originalità del contenuto delle domande estere.

Un eventuale accordo contrattuale fra l’inventore e l’azienda potrebbe stabilire la concessione della licenza e l’impegno da parte dell’azienda di contribuire almeno in parte ai costi per il deposito di eventuali domande di brevetto estere dirette a proteggere la stessa invenzione, in cambio di diritti di opzione per l’acquisto di licenze sulle stesse domande di brevetto estere.

Da ciò deriva che, nell’intervallo di tempo dalla data di deposito della prima domanda di brevetto a dodici mesi dalla stessa data, l’azienda può risultare maggiormente interessata, a parità di altre condizioni, all’acquisto della licenza, in quanto in tale intervallo di tempo è ancora possibile, per l’azienda, “controllare” lo sfruttamento del diritto di priorità da parte dell’inventore, il che potrebbe portare l’azienda ad ottenere licenze anche su brevetti esteri.

In questo caso, per l’azienda, il vantaggio economico derivante dall’accordo che stabilisce l’acquisto della licenza sulla domanda di brevetto dell’inventore, se l’accordo avviene sufficientemente in tempo nei dodici mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto, incorpora, oltre ai diritti di sfruttamento della domanda di brevetto, anche la possibilità di ottenere diritti di sfruttamento su eventuali future domande di brevetto estere.

Se l’accordo avviene dopo i dodici mesi, il vantaggio economico rimane “confinato” ai soli diritti di sfruttamento  della prima domanda di brevetto.

Inoltre, più tale trattativa avviene vicino alla data di deposito, più è meno probabile, dal punto di vista dell’azienda in trattativa con l’inventore, che l’inventore abbia già proposto la vendita della domanda di brevetto o la sua concessione in licenza ad una altra azienda concorrente. L’azienda in trattativa, al di là dell’esclusiva che potrà derivarle a seguito della licenza, è certamente interessata a fare in modo che il contenuto della domanda di brevetto sia comunque divulgato il più tardi possibile ad una azienda concorrente.

Si può concludere che, anche un inventore che abbia messo a punto e/o progettato una nuova soluzione tecnica in un contesto non aziendale, per esempio come appassionato del settore della tecnica in cui rientra l’invenzione, possa comunque trarre le utilità economiche che possono sorgere da un titolo brevettuale atto a proteggerla, nonostante le sue disponibilità materiali e/o economiche siano più limitate rispetto alle grandi aziende del settore.

© BUGNION S.p.A. – Marzo 2017