Basi giuridiche

Sarà possibile agire contro marchi di terzi con azioni di decadenza e di nullità sia per motivi assoluti che relativi.

1. Azioni per la decadenza di un marchio registrato

Le domande per la dichiarazione di decadenza di un marchio saranno proponibili nei seguenti casi:

• decettività sopravvenuta del marchio, ossia quando questo risulta ingannevole per il pubblico in merito alla natura, la qualità o la provenienza geografica di un prodotto o servizio;
• volgarizzazione, ossia quando un segno perde la sua capacità distintiva;
• mancato uso effettivo del marchio, per i prodotti o servizi per cui è registrato, negli ultimi cinque anni successivi alla sua registrazione, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

• Azioni di nullità fondate su impedimenti “assoluti” alla registrazione.

La dichiarazione di nullità di un marchio registrato potrà essere richiesta innanzitutto nei casi in cui il marchio:

• sia privo di carattere distintivo
• sia illecito, ovvero contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, o quando vi sia il rischio che questo possa ingannare il pubblico sulla provenienza geografica o le qualità dei prodotti o servizi da esso contraddistinti;
• violi i requisiti previsti dalla legge per i marchi di forma;
  • sia costituito da uno stemma protetto da convenzioni internazionali o da un segno contenente un simbolo che rivesta interesse pubblico, salva autorizzazione alla registrazione dell’autorità competente;
• sia escluso dalla registrazione conformemente alla legislazione comunitaria o nazionale o ad accordi internazionali sulla protezione delle denominazioni d’origine (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP), menzioni tradizionali per vini (MTV), specialità tradizionali garantite (STG) o denominazioni di varietà vegetali.

• Azioni di nullità fondate su impedimenti “relativi” alla registrazione.

La dichiarazione di nullità di un marchio registrato potrà inoltre essere richiesta in presenza di specifici diritti anteriori di terzi, in particolare quando il marchio registrato sia:

• identico ad un marchio registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;
• identico o simile ad un marchio registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi si possa ingenerare un rischio di confusione per il pubblico;
• identico o simile ad un marchio registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea, o in Italia, di rinomanza, e il marchio successivo possa trarne un indebito vantaggio;
• identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, secondo le condizioni di cui al punto precedente.

Occorre poi ricordare che la dichiarazione di nullità potrà essere proposta anche quando la domanda di registrazione di un marchio sia stata presentata dall’agente o dal rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo, né un giustificato motivo.

Giova inoltre notare che ulteriori basi per la proposizione di azioni di invalidazione in sede giudiziale (ad es., il diritto al nome o al ritratto, i marchi di fatto anteriori ecc.) non sono state estese alle azioni amministrative, ma restano riservate all’autorità giudiziaria.

Modi, tempi e costi dei procedimenti di nullità e decadenza.

Le azioni amministrative descritte saranno azionabili, rispettivamente:

• per le azioni di decadenza e nullità “assoluta”: da qualunque “soggetto interessato” (ossia, possibili concorrenti del titolare del marchio);
• per le azioni di nullità “relativa”: dal soggetto titolare del marchio d’impresa o del segno anteriore protetto;
• dal titolare di un marchio, per le azioni contro i segni depositati da un agente/rappresentante senza il suo consenso.

In sintesi, esattamente come avviene per le opposizioni alla registrazione di domande di marchio, dopo il deposito e la valutazione di ricevibilità e ammissibilità della domanda, l’Ufficio concede alle parti un “periodo di riflessione” di 2 mesi (prorogabili su istanza congiunta fino a un anno) per ricercare una soluzione amichevole alla disputa. Se non viene raggiunto alcun accordo, il titolare del marchio contestato avrà 60 giorni per depositare le proprie deduzioni in risposta a quelle dell’istante o per richiedere la prova d’uso del marchio anteriore azionato (se registrato da più di 5 anni).  In caso di richiesta di prova d’uso sui marchi anteriori l’ufficio concederà 2 mesi per il deposito della documentazione necessaria a provare l’uso dei diritti attivati.

Dopo lo scambio di memorie tra le parti, l’UIBM emetterà quindi la propria decisione, con il procedimento che non potrà durare più di 24 mesi – termine meramente ordinatorio – : la decisione sarà poi appellabile avanti alla Commissione dei Ricorsi, con possibilità di ulteriore ricorso della decisione di quest’ultima in Corte di Cassazione.

Come notato, la procedura è chiaramente ispirata al procedimento di opposizione, a partire dalla previsione della fase di riflessione. Differentemente rispetto a questo, però, per le azioni di invalidazione le parti potranno richiedere congiuntamente, per un massimo di 24 mesi, la sospensione del procedimento, rendendo pertanto maggiormente ampio il periodo previsto per le trattative.

L’istante, inoltre, già al momento del deposito dell’azione dovrà presentare argomentazioni a supporto dell’azione stessa, oltre a tutti gli altri documenti eventualmente richiesti (ad es., l’atto di nomina del rappresentante), considerato che il deposito di documenti con riserva non è ammesso). 

È già stata inoltre fissata la tassa ufficiale per le azioni sopra descritte a 500 euro.