R o TM, questo è il problema!

Articolo pubblicato in Bugnion News n.48 (Dicembre 2020)

Il dilemma amletico involve anche la proprietà industriale, eccome!

È frequentissimo che si vedano gli ormai rinomati simboli “R” o “TM” apposti nei più svariati contesti ed alcune volte a sproposito.

Ma da dove origina la “moda” di usarli e cosa significano?

Innanzitutto, “R” e “TM” sono simboli di matrice anglosassone: la legislazione europea non contempla tali simboli ed in quella italiana se ne trova solo un riferimento indiretto e vago in una norma del Codice di Proprietà Industriale.

Si tratta dell’articolo 127 comma 2, che sanziona con una pena pecuniaria chiunque apponga su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero e “tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure […] a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato”.

Evidentemente il nostro legislatore, nel redigere la norma in questione, voleva riferirsi a scritte non veritiere come “patent pending”, “R” o similari.

Tornando all’origine di questi simboli, è bene sottolineare che per la normativa che li ha disciplinati, “R” e “TM” hanno significati differenti.

Tale diversa disciplina è da rinvenirsi nel Lanham Act: la legislazione statunitense in materia di marchi.

Detta normativa prevede che, se un terzo contraffattore non sia avvertito del fatto che un certo bene è protetto da un marchio, il relativo titolare non potrà chiedere il risarcimento dei danni in una causa di contraffazione (per quanto specularmente previsto dalla normativa brevettuale, si veda l’articolo pubblicato dall’Ing. Milli su questa newsletter Quando l’etichetta “patent” fa la differenza). In ragione della necessità di rendere edotto il terzo dell’esistenza di un diritto di marchio su di un certo bene, il legislatore statunitense ha previsto che tale comunicazione possa essere fatta apponendo il simbolo “R” o “TM” a fianco del marchio stesso.

Nonostante la matrice statunitense della prassi di apporre questi simboli, esiste anche un’ipotesi di loro uso ragionevole da parte del non-titolare del marchio, disciplinata dalle legislazioni europea ed italiana, rispettivamente dall’art. 12 del Regolamento Europeo e dal combinato disposto degli articoli 13.4 e 26.1.a del C.P.I. In estrema sintesi le norme in questione prevedono che il marchio decada per “volgarizzazione” quando lo stesso è divenuto denominazione generica del prodotto. Ebbene, il titolare di un marchio che vede il proprio titolo rischiare la decadenza per volgarizzazione in quanto usato come termine generico di un certo prodotto o servizio, può, o meglio deve attivarsi. La norma italiana, pur imponendo l’adozione di un qualsiasi comportamento, non lo definisce compiutamente, mentre la norma comunitaria prevede che qualora un marchio sia menzionato in un dizionario o in una enciclopedia in modo tale da fare ritenere che si tratti della denominazione generica del prodotto, il relativo titolare deve chiedere all’autore dell’opera che, al più tardi nell’edizione successiva, “la riproduzione del marchio sia corredata dell’indicazione che si tratta di un marchio registrato”: ed ecco qui un’ipotesi di uso della “R” da parte di un soggetto che non è titolare del marchio (ma che comunque è stato invitato a fare ciò dal titolare medesimo).

Come accennato in precedenza, la legislazione statunitense disciplina diversamente i due simboli citati.

In particolare, autorizza l’apposizione del simbolo “R” solamente qualora il marchio sia stato registrato presso l’Ufficio Federale degli Stati Uniti. Si badi bene, il marchio deve essere stato “registrato” e non è sufficiente che la domanda di marchio sia stata semplicemente presentata. Come ben sappiamo, la registrazione conclude un iter che parte con il deposito della domanda e, dopo l’esame dell’ufficio, la pubblicazione sul bollettino, il superamento del periodo delle opposizioni, può giungere alla registrazione. In sintesi, solamente una volta che tale procedimento si sia concluso, il depositante sarà autorizzato ad apporre la “R”.

Diversamente, le lettere “TM” indicano che un certo termine, non ancora registrato o addirittura non ancora depositato come marchio, è utilizzato dal proprio titolare come tale. Questo è particolarmente utile negli Stati Uniti, ove alcuni diritti di esclusiva sorgono solamente con l’uso del marchio, indipendentemente dalla sua registrazione (sempreché si riescano a soddisfare ulteriori condizioni).

Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi nelle quali si apponga la “R” su di un marchio eventualmente registrato al di fuori del territorio statunitense e poi introdotto in tale territorio ove, in ipotesi, il marchio non è registrato, in quanto si configurerebbe evidentemente un’ipotesi di illecito ai sensi della normativa locale.

A livello nazionale italiano è sì vero che potrebbero sorgere diritti dal mero uso di un marchio non depositato (marchio di fatto), è anche vero che perché si abbia la nascita di questi diritti, occorre che il marchio sia utilizzato da lungo tempo e con un’estensione geografica e quantitativa importante: in sintesi la sola apposizione del “TM” non varrebbe a fare sorgere diritti di marchio nel nostro ordinamento.

Specularmente l’apposizione della “R” non condiziona in Italia il risarcimento di danni in cause di contraffazione. Il nostro ordinamento prevede un sistema differente rispetto a quello statunitense: una volta che la registrazione del marchio è stata pubblicata sulle banche dati, scaturisce una presunzione di conoscenza in capo a tutti i terzi. Non è quindi il titolare del marchio a dovere provare di avere comunicato a terzi di avere un diritto di esclusiva su di un segno, ma sono questi che hanno l’onere di verificare le banche dati.

In estrema sintesi, se l’apposizione del “TM” nel nostro ordinamento non serve ad alcunché e l’apposizione della “R” trova una ragion d’essere solo per evitare la volgarizzazione, si deve concludere che il mettere uno di questi simboli a fianco del proprio marchio avrà una mera (e non certo trascurabile) funzione di deterrente, facendo inoltre eco alla sempre più diffusa prassi di mutuare e trasporre nella nostra, elementi propri della cultura statunitense.