Articolo pubblicato in Bugnion News n.39 (Febbraio 2020) – Ascolta la versione Audio

Nessuna dinastia reale come quella inglese riempie, quasi quotidianamente, intere pagine di cronaca con le proprie vicende familiari ed istituzionali.

I reali inglesi, tra rigide regole di Corte e qualche personalità ribelle, sono ormai divenuti parte dello star system e da anni sono capaci di attirare un interesse mediatico di proporzioni enormi.

Una delle più recenti “vicende reali” ha riguardato anche il mondo della Proprietà Intellettuale.

È di poche settimane fa l’annuncio dei Duchi di Sussex, Harry e Meghan, di voler rinunciare al ruolo di “Senior Royal” e, conseguentemente, di volersi sollevare dagli annessi obblighi reali ed impegni di Corte, provvedendo in modo autonomo al proprio sostentamento economico, senza quindi accedere al denaro dei contribuenti inglesi, come invece previsto per i membri della Royal Family.

Rinunciando al titolo di Altezze Reali, Harry e Meghan saranno “solo” i Duchi del Sussex ed il loro progetto prevede, tra l’altro, lo sfruttamento dei marchi “SUSSEX ROYAL” e “SUSSEX ROYAL THE FOUNDATION OF THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX” che hanno prontamente provveduto a depositare nel Regno Unito. Le domande di marchio sono state depositate il 21 giugno 2019 a nome dell’omonima fondazione benefica Sussex Royal The Foundation Of The Duke And Duchess Of Sussex per contraddistinguere un’ampia gamma di prodotti e servizi tra cui materiale didattico, pubblicazioni, articoli di cartoleria, abbigliamento, progetti ed eventi di beneficenza e volontariato, formazione scolastica, attività culturali e sportive, organizzazione eventi sportivi, servizi di assistenza sociale.

Ad attendere i Duchi, però, una sgradita sorpresa: proprio mentre l’attenzione mediatica era univocamente concentrata sulle vicende di Corte – lo scorso 09 gennaio 2020 – il Sig. Ui Phoenix Kerbl, austriaco residente in Alto Adige, depositava il marchio “SUSSEX ROYAL” in Unione Europea rivendicando sei classi merceologiche in riferimento ad articoli da bagno, oreficeria, valigie, articoli e attrezzature sportive, giocattoli, birre e bevande alcoliche, anticipando così i Duchi nel territorio comunitario.

È indubbiamente degno di nota il fatto che il deposito effettuato dal Sig. Kerbl sia avvenuto appena qualche giorno dopo lo scadere del periodo di sei mesi dal primo deposito dei marchi da parte dei Duchi. Entro tale termine, infatti, i reali del Sussex avrebbero potuto estendere la tutela dei loro marchi nazionali all’estero, rivendicando il diritto di priorità sul primo deposito effettuato con la conseguente retroattività del diritto anche ai territori oggetto di successiva protezione.

La mancata estensione del marchio entro il periodo di priorità rende, di fatto, qualsiasi deposito effettuato da terzi in territori non ancora coperti da alcuna tutela, un diritto nuovo e valido.

Attualmente la domanda di marchio depositata dal Sig. Kerbl in Unione Europea è al vaglio dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) che, trascorso il termine di un mese entro cui il Richiedente deve assolvere all’obbligo di pagare le tasse di deposito, esaminerà il marchio sulla base degli eventuali impedimenti assoluti alla registrazione per poi procedere, in assenza di questi ultimi, alla sua pubblicazione.

La procedura di registrazione di un marchio dell’Unione Europea prevede che, dalla pubblicazione, si apra una finestra temporale di tre mesi entro cui terzi interessati possono opporsi alla registrazione richiesta.

In considerazione del diritto unitario del marchio dell’Unione Europea, i Duchi possono, oggi, legittimamente contestare la registrazione del marchio depositato dal Signor Kerbl semplicemente presentando opposizione basata sul proprio diritto anteriore nel Regno Unito.

A complicare ulteriormente la questione si è tuttavia aggiunta la BREXIT che ha comportato – a far data dal 01 febbraio 2020 – l’uscita del Regno Unito dagli Stati membri dell’Unione Europea. Inevitabili le implicazioni sulla legge che regolamenta il marchio dell’Unione Europea in considerazione del fatto che tale tipo di registrazione non avrà più effetti nel registro inglese con la conseguenza che il Regno Unito diventerà un Paese terzo.

Fortunatamente l’accordo sul recesso stipulato tra l’UE e Regno Unito ha previsto un periodo di transizione, che durerà almeno fino al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione Europea – legge marchi e design – continuerà ad applicarsi al Regno Unito e la situazione ante BREXIT rimarrà sostanzialmente invariata.

Pertanto, fino al termine del periodo di transizione, saranno svolti regolarmente tutti i procedimenti dinanzi all’EUIPO relativi a motivi di rifiuto che riguardano il territorio del Regno Unito o diritti anteriori sorti nel Regno Unito.

Per quanto concerne lo scenario che si prospetterà al termine del periodo di transizione e l’impatto sulla legge marchi e sulle procedure ad allora pendenti, si dovranno attendere ulteriori previsioni che verranno rese note dall’EUIPO nei prossimi mesi. E’ tuttavia indubbio che, in questa situazione di incertezza, i nostri Harry e Meghan dovrebbero valutare ulteriori strade per essere certi di riuscire a far valere i propri diritti. Non è infatti possibile escludere che, terminato il periodo transitorio, un diritto sorto nel Regno Unito non sia più idoneo a contestare un successivo marchio dell’Unione Europea, anche se l’istanza di opposizione è stata depositata precedentemente.

Una volta che il marchio dell’Unione Europea dovesse giungere a registrazione, potrebbe essere possibile per i Duchi del Sussex promuovere – attraverso separate istanze – azioni di nullità del marchio UE fondate 1) sull’avvenuto deposito in mala fede 2) sulla violazione del diritto al nome dei Duchi, per l’appunto “Sussex”.

All’origine della richiesta di registrazione del marchio SUSSEX ROYAL da parte del Sig. Ui Phoenix Kerbl potrebbe infatti risiedere solo l’intenzione di voler sfruttare il marchio più chiacchierato del momento per un proprio ritorno, ovvero attirare su di sé l’interesse dei media al fine di farsi pubblicità a scopo gratuito. Sebbene Harry e Meghan abbiano rinunciato al titolo di Altezze Reali, il diritto al titolo di Duchi del Sussex non è in discussione e la registrazione di marchi da parte di terzi non può che considerarsi indebita, in quanto idonea a trarre vantaggio dallo sfruttamento parassitario della notorietà dei legittimi interessati.

La vicenda reale ha ricevuto un eco mediatico senza precedenti, suscitando ulteriori speculazioni da parte di terzi. Guardando ai registri marchi si nota infatti che il Sig. Kerbl è stato solo il primo a pensare di accaparrarsi quello che pare essere il marchio del momento. In poco più di tre settimane, infatti, sono stati depositati oltre venti marchi a contenuto “SUSSEX ROYAL” – sia in versione denominativa che figurativa – in diversi registri, quali Italia, Stati Uniti, Canada, Argentina, Spagna, Svizzera, Germania e Romania. Alcuni di tali depositi, potrebbero – forse – essere stati autorizzati dai Duchi di Sussex e quindi leciti, molti altri probabilmente non lo sono.

Certo è che la vicenda riportata avvalora l’importanza di definire a monte una strategia di tutela per quanto possibile lungimirante, anticipando quindi un’adeguata protezione del marchio rispetto agli investimenti per lo sfruttamento commerciale dello stesso.

Da ora in poi, Harry e Meghan, “solo” Duchi del Sussex, liberi dagli impegni di corte, dovranno attivarsi, proprio come qualsiasi altro cittadino, a difendere il proprio marchio da ogni tentativo di utilizzo indebito.

© BUGNION S.p.A. – Febbraio 2020